HR 23 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:641
(i) De rechter heeft op grond van art. 22a lid 3 Rv de bevoegdheid om toegang tot gegevens, waarvan kennisneming de bescherming van een bedrijfsgeheim onevenredig zou schaden, te beperken. Die bevoegdheid kan de rechter ook ambtshalve toepassen als een partij zich erop beroept dat bepaalde gegevens het karakter van een bedrijfsgeheim hebben.
(ii) Voor de vraag of sprake is van uitputting is niet relevant of de merkhouder het oogmerk had om de producten buiten de EER op de markt te brengen en ook niet of partijen bepaalde afspraken hebben gemaakt ten aanzien van de bestemming van de producten. Evenmin is relevant dat de koper niet in de EER is gevestigd.
Uitputting van merkrechten?
Hennessy c.s. handelen in (alcoholhoudende) dranken en houden onder meer de merken MOËT & CHANDON, DOM PERIGNON en HENNESSY. Hennessy c.s. spreken verweerster aan op merkinbreuk. Volgens verweerster zijn de merkrechten van Hennessy c.s. echter uitgeput.
Op grond van art. 13 van de Gemeenschapsmerkverordening (GMVo) is van uitputting van het merkrecht van de houder van een Gemeenschapsmerk sprake bij waren die door hemzelf of met zijn toestemming in de Europese Economische Ruimte (EER) in de handel zijn gebracht. Gelijkluidende bepalingen zijn opgenomen in de Uniemerkverordening (UMVo) en in het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). Zie over uitputting nader CB 2021-38.
Hennessy c.s. hebben diverse partijen drank verkocht aan kopers die niet in de EER gevestigd waren. Deze partijen drank zijn door Hennessy c.s. in Rotterdam geleverd. Vast staat dat Hennessy c.s. de bedoeling hadden dat deze partijen drank vervolgens door de kopers buiten de Europese Unie zouden worden gebracht. Dat is echter niet gebeurd. In plaats daarvan zijn de partijen drank (uiteindelijk) bij verweerster terecht gekomen en daarmee binnen de EER verhandeld. Is onder deze omstandigheden – en in het bijzonder, gelet op de bedoeling van Hennessy c.s. bij de verkoop – sprake van het door Hennessy c.s. in de EER in handel brengen van deze partijen?
Ja, zegt de Hoge Raad. Een verkoop van merkproducten in de EER door de merkhouder stelt de merkhouder namelijk in staat de economische waarde van zijn merk te realiseren en put daarom zijn merkrechten uit. Daarbij is:
“voor het aannemen van uitputting niet relevant of de merkhouder het oogmerk had om de producten buiten de EER op de markt te brengen. Bedoelingen van en afspraken tussen partijen ten aanzien van bestemming van de producten staan niet aan uitputting in de weg. Evenmin is relevant dat de koper niet in de EER gevestigd is.”
Hiermee past de Hoge Raad het arrest Peak Holding van het Hof van Justitie toe. De laatste zin (over de relevantie van de vestigingsplaats van de koper) is een toevoeging ten aanzien van dat arrest. Opvallend is dat de Hoge Raad bij die toevoeging verwijst naar een uitspraak van het Bundesgerichtshof: het gebeurt niet vaak dat de Hoge Raad verwijst naar uitspraken van buitenlandse rechters.
Het is goed voorstelbaar dat de merkhouder die bij verkoop de bedoeling heeft dat de verkochte waren door de koper buiten de EER zullen worden verhandeld, een lagere prijs bedingt dan hij had gedaan bij verhandeling binnen de EER. Dat geldt al helemaal als tussen de merkhouder en de koper uitdrukkelijk is afgesproken dat de waren worden verhandeld binnen de EER. In dat geval is de economische waarde van het merk door de merkhouder feitelijk niet gerealiseerd. Toch is volgens de Hoge Raad ook dan sprake van uitputting. Het gaat namelijk niet erom of de economische waarde daadwerkelijk is gerealiseerd door de merkhouder, maar of de merkhouder de mogelijkheid had om de economische waarde van zijn merk te realiseren. En dat laatste is het geval als de merkhouder zijn merkproducten in de EER verkoopt, zo oordeelt de Hoge Raad.
In een dergelijk geval lijkt het overigens – zeker als tussen merkhouder en koper is afgesproken dat de waren buiten de EER zullen worden verhandeld – goed denkbaar dat de merkhouder de schade die hij lijdt doordat de koper zich niet aan die afspraak heeft gehouden, zal trachten te verhalen op de koper.
Slotsom van de Hoge Raad is dat het oordeel van het gerechtshof Den Haag, inhoudend dat de merkrechten van Hennessy c.s. ten aanzien van de betreffende partijen zijn uitgeput, in stand blijft. Daarmee volgt de Hoge Raad op dit punt de conclusie van A-G Van Peursem.
Vertrouwelijke informatie in een procedure
In deze zaak speelt ook nog de vraag hoe in een procedure moet worden omgegaan met vertrouwelijke informatie. Verweerster had bij het hof aangevoerd dat zij, om zich te kunnen verweren tegen bepaalde stellingen van Hennessy c.s., informatie in het geding zou moeten brengen waaruit Hennessy c.s. konden afleiden wie van hun afnemers (uiteindelijk) de merkproducten aan verweerster had geleverd. Het hof heeft die informatie als vertrouwelijk aangemerkt en op de voet van art. 1019ib Rv de toegang tot de informatie beperkt.
Art. 1019ib Rv ziet op het in een procedure als vertrouwelijk aanmerken van bepaalde gegevens en voorziet voor die gevallen in de mogelijkheid om de toegang tot die gegevens te beperken. Het is vanuit dat perspectief voorstelbaar dat het hof aansluiting heeft gezocht bij deze bepaling. Art. 1019ib Rv is echter alleen van toepassing op procedures ingevolge de Wet bescherming bedrijfsgeheimen en dus niet op een merkenrechtelijke zaak als deze.
Dat betekent niet dat het hof de toegang tot de informatie van verweerster in deze zaak niet heeft kunnen beperken. De Hoge Raad wijst namelijk erop dat in art. 22a lid 3 Rv een vergelijkbare bevoegdheid aan de rechter toekent wanneer het gaat om gegevens waarvan kennisneming de bescherming van een bedrijfsgeheim onevenredig zou schaden. Ook dan kan de rechter de toegang tot die gegevens beschermen. Die bevoegdheid kan de rechter ook ambtshalve toepassen als een partij zich erop beroept dat bepaalde gegevens het karakter van een bedrijfsgeheim hebben, zo oordeelt de Hoge Raad.
Uit dit oordeel van de Hoge Raad lijkt te volgen dat het voor de mogelijkheid van toepassing van art. 22a lid 3 Rv voldoende is dat een partij stelt dat bepaalde gegevens het karakter van een bedrijfsgeheim hebben. De lat voor toepasselijkheid van art. 22a lid 3 Rv ligt daarmee niet hoog. Het lijkt vervolgens aan de (feiten)rechter te worden overgelaten om te beoordelen of er ook daadwerkelijk voldoende reden is voor daadwerkelijke toepassing van art. 22a lid 3 Rv.
