HR 19 maart 2021 ECLI:NL:HR:2021:417
De partij die (alleen) in eerste aanleg een bewijsaanbod doet, moet, als zij de stellingen van de wederpartij voldoende heeft betwist, gelet op de devolutieve werking in hoger beroep worden toegelaten tot het leveren van tegenbewijs. De merkenrechtelijke component van deze zaak ziet (onder andere) op de uitputting van een Uniemerk, specifiek in het kader van gesloten licentieovereenkomsten.
De merkproducten, de overeenkomsten en de doorverkoop
Guy Laroche is een luxe Frans modehuis en brengt onder haar Unierechtelijke woord- en beeldmerk wereldwijd producten op de markt.
Op enig moment is het idee ontstaan om bij supermarktketen Carrefour in Frankrijk producten van Guy Laroche te verkopen in het kader van een loyaliteitsactie. Klanten konden zegeltjes sparen en vervolgens tegen bijbetaling een Guy Laroche product ontvangen. Om deze actie te kunnen uitvoeren is tussen Guy Laroche en TOM een licentieovereenkomst gesloten, op grond waarvan TOM een licentie kreeg om bepaalde producten van Guy Laroche te produceren en verkopen. Die licentieovereenkomst was specifiek beperkt tot deze loyaliteitsactie. TOM heeft vervolgens met Promeco een overeenkomst gesloten en afgesproken dat Promeco de merkproducten zou laten produceren en daarna in de handel zou brengen.
Omdat na afloop van de actie bij de supermarkt in Frankrijk nog merkproducten resteerden, is een vergelijkbare actie georganiseerd bij een supermarkt in België. Daarvoor zijn tussen Guy Laroche en TOM en tussen TOM en Promeco vergelijkbare overeenkomsten gesloten.
Na de actie bij de supermarkt in België bleef een restvoorraad over. Promeco heeft die restvoorraad verkocht aan een ander, die de restvoorraad op haar beurt heeft doorverkocht aan 4 EW. 4 EW heeft een deel van deze merkproducten aangeboden op verschillende websites en doorverkocht aan derden.
De Hoge Raad
In deze procedure spreekt Guy Laroche, kort gezegd, 4 EW aan wegens merkinbreuk. In reactie hierop betoogt 4 EW onder meer dat de merkrechten van Guy Laroche ten aanzien van de restvoorraad waren uitgeput.
Het gerechtshof Den Haag heeft de vorderingen van Guy Laroche afgewezen.
De Hoge Raad vernietigt dit arrest van het hof Den Haag. Volgens de Hoge Raad zijn diverse oordelen van het hof onvoldoende gemotiveerd in het licht van de stellingen van Guy Laroche en/of de inhoud van de verschillende overeenkomsten. Bovendien is het hof buiten de grenzen van de rechtsstrijd getreden door het verweer van 4 EW aan te vullen: 4 EW had zich uitsluitend erop beroepen dat uitputting van de merkrechten van Guy Laroche heeft plaatsgevonden door verkoop van de merkproducten, en had haar beroep op uitputting niet (mede) erop gebaseerd dat Carrefour over alle merkproducten kon beschikken, waar het hof van uit was gegaan. Daarnaast had het hof, mede gelet op de devolutieve werking van het hoger beroep, Guy Laroche moeten toelaten tot het leveren van tegenbewijs. Guy Laroche had immers de betreffende stelling van 4 EW – dat Promeco de merkproducten had verkocht aan Carrefour – voldoende betwist en in eerste aanleg bewijs aangeboden van al haar stellingen, zo overweegt de Hoge Raad.
Uitleg van de Uniemerkverordening
De Hoge Raad gaat daarmee niet in op de in cassatie ook aan de orde gestelde – en door A-G Van Peursem wel besproken – uitleg van art. 13 Uniemerkverordening (oud).
Art. 13 UMVo (oud), dat inhoudelijk gelijk is aan art. 15 van de huidige UMVo, gaat over de uitputting van merkrechten. In de bepaling is opgenomen dat de houder van een Uniemerk zich niet kan verzetten tegen het gebruik van zijn merk voor waren die door hemzelf of met zijn toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht. Deze bepaling – en in het bijzonder het criterium ‘in de handel brengen’ – is door het Hof van Justitie uitgelegd in het arrest Peak Holding. Het Hof van Justitie overwoog in dat arrest:
“Een verkoop die de merkhouder in staat stelt de economische waarde van zijn merk te realiseren, put de door de richtlijn toegekende uitsluitende rechten uit, meer in het bijzonder het recht om een derde te verbieden de waren door te verkopen.
Wanneer de merkhouder zijn waren invoert om ze in de EER te verkopen of te koop aan te bieden, brengt hij ze evenwel niet in de handel in de zin van artikel 7, lid 1, van de richtlijn.
Dergelijke handelingen verlenen derden immers niet het recht om over de van het merk voorziene waren te beschikken. Zij stellen de merkhouder niet in staat, de economische waarde van het merk te realiseren. Zelfs na dergelijke handelingen behoudt de merkhouder zijn belang om de volledige controle over de van het merk voorziene waren te behouden, met name om de kwaliteit ervan te verzekeren.”
In deze zaak is in cassatie (onder meer) aan de orde gesteld dat geen sprake was van ‘in de handel brengen’ in de hiervoor bedoelde zin. Omdat de Hoge Raad de hierop gerichte klachten onbehandeld laat, kan dit, voor zover nog relevant, bij het gerechtshof Den Haag – waarnaar de zaak is terugverwezen – alsnog aan de orde komen.
In cassatie is Guy Laroche bijgestaan door Sikke Kingma en Jordi Bierens. De zaak is bij het hof behandeld door Pjotr Heemskerk (Loyens & Loeff).
